US Patent Law Provides Prior-Inventor Rights, NOT Prior-User Rights
Solvay v. Honeywell (Fed. Cir. 2010)
以前に書いたエントリ「米国の先発明主義は限定的→先使用権が必要（制度は不十分）」で、米国に先使用権がないことの問題点を指摘しました。
先使用権がないことの問題点が浮き彫りになった事件がPatently-oに載っていました。
この事件では、Honeywellは、ロシアで開発された製品を用いてペンタフルオロプロパンという化合物を製造していました。Honeywellがこの製造を開始した後に、Solveyは、この化合物の製造方法についての特許出願をし、特許されました。
この事案において、Honeywellが実施を継続できるかどうかが問題になります。日本の場合、先使用権が認められて実施を継続できる可能性が非常に高いと思います。
米国の場合、先使用権の制度がないので、実施を継続するには特許の無効を立証する必要があります。特許を無効にできそうな条文としては、102(a)と(g)(2)が候補としてあげられます。
この点について、CAFCは、
102(a)は、公然に実施された場合に適用されるところ、Honeywellの実施は、公然実施ではないので、102(a)で無効にすることはできない。
102(g)(2)は、 “the invention was made in this country by another inventor who had not abandoned, suppressed, or concealed it”が要件になっていますが、Honeywellは発明者ではないので、”another inventor”に該当せず、従って、102(g)(2)が適用されない。
と判断しました。
出願前から実施をしているにも関わらず、実施の継続ができないのは変な感じですが、米国の法制度では仕方がないようです。
35 U.S.C. 102 Conditions for patentability; novelty and loss of right to patent.
(g)(1) during the course of an interference conducted under section 135 or section 291, another inventor involved therein establishes, to the extent permitted in section 104, that before such person’s invention thereof the invention was made by such other inventor and not abandoned, suppressed, or concealed, or (2) before such person’s invention thereof, the invention was made in this country by another inventor who had not abandoned, suppressed, or concealed it. In determining priority of invention under this subsection, there shall be considered not only the respective dates of conception and reduction to practice of the invention, but also the reasonable diligence of one who was first to conceive and last to reduce to practice, from a time prior to conception by the other.
