構成が容易でも顕著な効果があれば進歩性が認められる
2017.02.01
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こんな記事を見つけました。
「顕著な効果」part2｜有楽町特許センター
つまり、「引用発明から本願発明の構成は容易だけど、有利な効果があるから進歩性を認める」ということでないのです。
進歩性が認められるためには、あくまでも引用発明から本願発明の構成を当業者が導くことができないことが条件なのです。
これについては、異なる考えを持つ弁理士もいると思います。
私の進歩性の考え方は、以下の通りであり、「構成が容易であっても予測不能な効果があれば進歩性が認められる」というものです。
③予測不能な効果あり
この主張は、通常、化学・バイオ系では極めて重要です。実施例で優れた効果が示されていれば、その効果が「予測不能」であるとすれば、すんなりと特許されることが多いです。一方、電気・機械系では、ほとんどの効果は構成から予測可能ですので、「予測不能な効果」が認められて権利化されることは稀です。
予測不能な効果は、明細書に記載されている実施例・比較例に基づいて主張するのが原則ですが、意見書や実験成績証明書中で「参考実施例・参考比較例」を提出すれば、法律的な効果はともかくとして、審査官の心証に与える影響が大きく、特許になる可能性が高まります。
例えば、数値限定発明では、従来技術との相違点が数値範囲だけだったりします。そのような場合、その数値範囲を選択することに技術的効果が認められなければ、その数値範囲は設計事項（＝構成が容易に想到可能）であると判断されます。
一方、その数値範囲を選択することに異質又は顕著な効果が認められば、その数値範囲は設計事項ではないと判断されます。
このことは、有利な効果の有無によって進歩性の有無の判断が分かれるということであり、有利な効果があるから進歩性が認められるということを意味します。
この点について、審査基準は、以下のように述べています。
第4節 特定の表現を有する請求項等についての取扱い
6.2 進歩性の判断
請求項に数値限定を用いて発明を特定しようとする記載がある場合において、主引用発明との相違点がその数値限定のみにあるときは、通常、その請求項に係る発明は進歩性を有していない。実験的に数値範囲を最適化又は好適化することは、通常、当業者の通常の創作能力の発揮といえるからである。
しかし、請求項に係る発明の引用発明と比較した効果が以下の(i)から(iii)までの全てを満たす場合は、審査官は、そのような数値限定の発明が進歩性を有していると判断する。
(i) その効果が限定された数値の範囲内において奏され、引用発明の示された証拠に開示されていない有利なものであること。
(ii) その効果が引用発明が有する効果とは異質なもの、又は同質であるが際だって優れたものであること(すなわち、有利な効果が顕著性を有していること。)。
(iii) その効果が出願時の技術水準から当業者が予測できたものでないこと。
なお、有利な効果が顕著性を有しているといえるためには、数値範囲内の全ての部分で顕著性があるといえなければならない。
また、請求項に係る発明と主引用発明との相違が数値限定の有無のみで、課題が共通する場合は、いわゆる数値限定の臨界的意義として、有利な効果の顕著性が認められるためには、その数値限定の内と外のそれぞれの効果について、量的に顕著な差異がなければならない。他方、両者の相違が数値限定の有無のみで、課題が異なり、有利な効果が異質である場合には、数値限定に臨界的意義があることは求められない。
また、動機付けがあるとしても、顕著な効果により進歩性ありと判断された事例（シュープレス用ベルト）もあります。
