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米国で物→方法への補正が認められない根拠

2018.08.10

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米国では、物から方法に変更する補正は認められにくいと言われています。
その根拠としては、以下の規定を挙げることできます。
物と方法のクレームがあると、どちらかに限定することが要求されることが多いですが、限定要求を受けていないても、物から方法へのクレームの変更は認められにくいようです。
物から方法へのクレームの変更は、RCEでも認められないので、このような変更が必要な場合には、通常、継続出願を行います。

また、プロダクト・バイ・プロセスクレームによって方法的な限定を追加することもあります。プロダクト・バイ・プロセスクレームによる限定を追加しても、物のクレームのままなので、このような限定では、継続出願を行うことなく、方法的な要素を考慮してもらえる可能性があります。

821.03 Claims for Different Invention Added After an Office Action [R-08.2017]
Claims added by amendment following action by the examiner, as explained in MPEP § 818.02(a), and drawn to an invention other than the one previously claimed, should be treated as indicated in 37 CFR 1.145.
OAの後に追加されたクレームは、CFR1.145の規定に従って処理される。

37 C.F.R. 1.145 SUBSEQUENT PRESENTATION OF CLAIMS FOR DIFFERENT INVENTION.
If, after an office action on an application, the applicant presents claims directed to an invention distinct from and independent of the invention previously claimed, the applicant will be required to restrict the claims to the invention previously claimed if the amendment is entered, subject to reconsideration and review as provided in §§ 1.143 and 1.144
OA前のクレームとは異なる発明がクレームが追加された場合、OA前の発明のクレームに限定することが要求される。

818.02(a) Election By Originally Presented Claims [R-07.2015]
Where claims to another invention are properly added and entered in the application before the earlier of the mailing of a first restriction requirement or the mailing of a first Office action on the merits, those claims, along with the ones presented upon filing the application, will be considered originally presented claims for purposes of restriction only.
限定要求又はfirst OA前に提示されたクレームは、限定要求については、最初に提示されていたものとして取り扱う。

The claims originally presented and acted upon by the Office on their merits determine the invention elected by an applicant in the application, and in any request for continued examination (RCE) filed for the application. Subsequently presented claims to an invention other than that acted upon should be treated as provided in MPEP § 821.03.
最初に提示されていたクレームが出願人によって選択される発明を決定する。その後に提示されたクレーむは、MPEP821.03に従って処理する。

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