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米国での特許表示・虚偽表示について

2015.05.09

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1.特許表示
米国特許法287条では、法改正前は、以下に示すように特許表示の義務を定められており、特許表示がない場合は原則として損害賠償請求ができないことになっています。
(改正前)
第 287 条 損害賠償及びその他の救済に関する制限;特許表示及び通知
(a) 特許権者,及び特許権者のために若しくはその指示に基づいて,合衆国において特許物品を製造し,販売の申出をし若しくは販売する者,又は特許物品を合衆国に輸入する者は,その物品に「patent」という文字若しくはその略語「pat.」を特許番号と共に付することによって,又は物品の性質上そのようにすることが不可能な場合は当該物品若しくは当該物品の 1 又は 2 以上が入っている包装に同様の通知を含むラベルを付着させることによって,当該物品が特許を受けたものであることを公衆に通知をすることができる。そのような表示をしなかった場合は,特許権者は,侵害訴訟によって損害賠償を受けることができない。ただし,侵害者が侵害について通知を受けており,その後,侵害を継続したことが証明された場合は,当該通知の後に生じた侵害に対してのみ,損害賠償を得ることができる。侵害訴訟の提起は,当該通知を構成するものとする。
§287. Limitation on damages and other remedies; marking and notice
(a) Patentees, and persons making, offering for sale, or selling within the United States any patented article for or under them, or importing any patented article into the United States, may give notice to the public that the same is patented, either by fixing thereon the word “patent” or the abbreviation “pat.”, together with the number of the patent, or when, from the character of the article, this can not be done, by fixing to it, or to the package wherein one or more of them is contained, a label containing a like notice. In the event of failure so to mark, no damages shall be recovered by the patentee in any action for infringement, except on proof that the infringer was notified of the infringement and continued to infringe thereafter, in which event damages may be recovered only for infringement occurring after such notice. Filing of an action for infringement shall constitute such notice.
このように、従来は、製品に対して特許番号を直接記載することが想定されていました。しかし、製品に特許番号を直接記載すると、特許が切れる度に金型やパッケージの変更が必要となり、多大なコストがかかっていました。
このような問題を解決するために、AIA法による法改正では、以下に示すように、特許番号を付す代わりに、特許番号を記載したウエブサイトのURLを記載すればいいことになりました。特許番号を付す代わりにURLを付すことをVirtual Marking(バーチャルマーキング)を言います。
(AIA法による改正後の条文)
第 287 条 損害賠償及びその他の救済に関する制限;特許表示及び通知
(a) 特許権者,及び特許権者のために若しくはその指示に基づいて,合衆国において特許物品を製造し,販売の申出をし若しくは販売する者,又は特許物品を合衆国に輸入する者は,その物品に「patent」という文字若しくはその略語「pat.」を特許番号と共に付することによって,又は,その上に,特許物品を特許番号と関係付けている「特許」という語又はその略語「pat.」を,インターネット上に表示するアドレスであって,そのアドレスにアクセスする料金を要せずに,公衆がアクセスできるものと共に,付すことによって,又は物品の性質上そのようにすることが不可能な場合は当該物品若しくは当該物品の 1 又は 2 以上が入っている包装に同様の通知を含むラベルを付着させることによって,当該物品が特許を受けたものであることを公衆に通知をすることができる。そのような表示をしなかった場合は,特許権者は,侵害訴訟によって損害賠償を受けることができない。ただし,侵害者が侵害について通知を受けており,その後,侵害を継続したことが証明された場合は,当該通知の後に生じた侵害に対してのみ,損害賠償を得ることができる。侵害訴訟の提起は,当該通知を構成するものとする。
§287. Limitation on damages and other remedies; marking and notice
(a) Patentees, and persons making, offering for sale, or selling within the United States any patented article for or under them, or importing any patented article into the United States, may give notice to the public that the same is patented, either by fixing thereon the word “patent” or the abbreviation “pat.” together with the number of the patent, or by fixing thereon the word “patent” or the abbreviation “pat.” together with an address of a posting on the Internet, accessible to the public without charge for accessing the address, that associates the patented article with the number of the patent or when, from the character of the article, this can not be done, by fixing to it, or to the package wherein one or more of them is contained, a label containing a like notice. In the event of failure so to mark, no damages shall be recovered by the patentee in any action for infringement, except on proof that the infringer was notified of the infringement and continued to infringe thereafter, in which event damages may be recovered only for infringement occurring after such notice. Filing of an action for infringement shall constitute such notice.
バーチャルマーキングを付す場合に注意すべき点
・特許番号が記載されたウェブサイトの内容がいつ・どのように変更されたのかについての証拠を残しておくこと。ウェブサイトの内容は容易に書き換え可能なので、「侵害行為の後にウェブサイトに特許番号が追加された」などと主張されると面倒
・バーチャルマーキングはUS特有の制度である点に注意する。以下のサイトに詳細に説明されていますが、英米系の国々では、特許表示をしておかないと、損害賠償請求の際に不利になる場合があります。このような国においては、バーチャルマーキングが特許表示として認められない可能性がある点に注意が必要です。
2.虚偽表示
 特許権の存続期間中に特許表示を行うことには特段のリスクはありませんが、特許権が切れた後も特許表示を継続すると「虚偽表示」という扱いになる場合があるので、注意が必要です。
 米国では、法改正前は虚偽表示について罰則は、特許法292条で以下のように規定されていました。
(改正前)
第 292 条 虚偽表示
(a) 特許権者の同意を得ないで,ある者が合衆国内において生産し,使用し,販売の申出をし若しくは販売した物又は当該人が合衆国に輸入した物に,特許権者の名称若しくはその名称の模造,特許番号,又は「特許」,「特許権者」若しくはそれに類似する文言を表示し,貼付し又はその物に関連する広告に使用し,その意図が特許権者の標章を偽造若しくは模造すること,又は公衆を欺き,当該物が特許権者により若しくは特許権者の同意を得て,生産され,販売の申出がされ,販売され若しくは合衆国に輸入されたと誤認させることにあった場合,又はある者が,特許されていない物品に「特許」の文言又はその物が特許されたことを意味する文言又は番号を表示し,貼付し又はその物に関する広告に使用し,その目的が公衆を欺くことにあった場合,又はある者が,特許出願が行われていないか又は出願はされたがそれが係属していない場合において,何れかの物品に「特許出願中」,「特許出願係属中」又は特許出願がされていることを意味する文言を表示し,貼付し又はその物に関する広告に使用し,その目的が公衆を欺くことにあった場合は,当該人は,個々の違反行為について$500 以下の罰金を科せられる。
(b) 何人も罰金を科すよう提訴することができ,その場合は,罰金の半分は提訴者に帰属し,他の半分は合衆国による使用に委ねられる。
§292. False marking
(a) Whoever, without the consent of the patentee, marks upon, or affixes to, or uses in advertising in connection with anything made, used, offered for sale, or sold by such person within the United States, or imported by the person into the United States, the name or any imitation of the name of the patentee, the patent number, or the words “patent,” “patentee,” or the like, with the intent of counterfeiting or imitating the mark of the patentee, or of deceiving the public and inducing them to believe that the thing was made, offered for sale, sold, or imported into the United States by or with the consent of the patentee; or
Whoever marks upon, or affixes to, or uses in advertising in connection with any unpatented article, the word “patent” or any word or number importing that the same is patented for the purpose of deceiving the public; or
Whoever marks upon, or affixes to, or uses in advertising in connection with any article, the words “patent applied for,” “patent pending,” or any word importing that an application for patent has been made, when no application for patent has been made, or if made, is not pending, for the purpose of deceiving the public—
Shall be fined not more than $500 for every such offense.
(b) Any person may sue for the penalty, in which event one-half shall go to the person suing and the other to the use of the United States.
 特許法292条の解釈で注目すべきなのは、「個々の違反行為について$500 以下の罰金」と、「何人も罰金を科すよう提訴することができ,その場合は,罰金の半分は提訴者に帰属」の箇所です。
「個々の違反行為について$500 以下の罰金」については、例えば、ある金型を使って1万個の製品に虚偽の特許番号を付した場合、従来は罰金は$500と考えられていたので、それが、The Forest Group, Inc. v. Bon Tool Co. (Fed. Cir. 2009)では、製品1個当たりに$500の罰金が課されると判示されました。そして、提訴したものは、罰金額の半分が貰えると規定されているので、罰金目当ての訴訟が数多く起こりました。
この流れにある程度の歯止めをかけたのが、以下の記事で紹介しているSolo Cup事件です。この事件では、虚偽表示であっても、公衆を欺く意図が立証されない場合は罰金を払う必要がないと判示されました。
そして、罰金目当ての虚偽表示訴訟の息の根を止めたのが、AIA法による法改正です。
以下の3点が変更されましたので、罰金目当ての訴訟は不可能になりました。
・虚偽表示について罰金USD500を請求できるのは政府だけである。
・利害関係人は被った損害の賠償を請求できる。
・特許期間切れの特許を表示しても虚偽表示ではない。


(改正後)
第 292 条 虚偽表示
(a) 特許権者の同意を得ないで,ある者が合衆国内において生産し,使用し,販売の申出をし若しくは販売した物又は当該人が合衆国に輸入した物に,特許権者の名称若しくはその名称の模造,特許番号,又は「特許」,「特許権者」若しくはそれに類似する文言を表示し,貼付し又はその物に関連する広告に使用し,その意図が特許権者の標章を偽造若しくは模造すること,又は公衆を欺き,当該物が特許権者により若しくは特許権者の同意を得て,生産され,販売の申出がされ,販売され若しくは合衆国に輸入されたと誤認させることにあった場合,又はある者が,特許されていない物品に「特許」の文言又はその物が特許されたことを意味する文言又は番号を表示し,貼付し又はその物に関する広告に使用し,その目的が公衆を欺くことにあった場合,又はある者が,特許出願が行われていないか又は出願はされたがそれが係属していない場合において,何れかの物品に「特許出願中」,「特許出願係属中」又は特許出願がされていることを意味する文言を表示し,貼付し又はその物に関する広告に使用し,その目的が公衆を欺くことにあった場合は,当該人は,個々の違反行為について$500 以下の罰金を科せられる。「合衆国のみが本項によって認められる刑罰のための訴訟を提起することができる。」
(b) 何人も罰金を科すよう提訴することができ,その場合は,罰金の半分は提訴者に帰属し,他の半分は合衆国による使用に委ねられる。
(b) 本条についての違反の結果,競争被害を蒙った者は,その被害を補償する十分な損害賠償を求めて合衆国地方裁判所に民事訴訟を提起することができる。
(c) (a)に記載した方法による,製品についてのマーキングであって,その製品を対象としていたが既に消滅している特許に係る事項を付したものは,本条に対する違反ではない。

§292. False marking
(a) Whoever, without the consent of the patentee, marks upon, or affixes to, or uses in advertising in connection with anything made, used, offered for sale, or sold by such person within the United States, or imported by the person into the United States, the name or any imitation of the name of the patentee, the patent number, or the words “patent,” “patentee,” or the like, with the intent of counterfeiting or imitating the mark of the patentee, or of deceiving the public and inducing them to believe that the thing was made, offered for sale, sold, or imported into the United States by or with the consent of the patentee; or
Whoever marks upon, or affixes to, or uses in advertising in connection with any unpatented article, the word “patent” or any word or number importing that the same is patented for the purpose of deceiving the public; or
Whoever marks upon, or affixes to, or uses in advertising in connection with any article, the words “patent applied for,” “patent pending,” or any word importing that an application for patent has been made, when no application for patent has been made, or if made, is not pending, for the purpose of deceiving the public—
Shall be fined not more than $500 for every such offense. Only the United States may sue for the penalty authorized by this subsection.
(b) Any person may sue for the penalty, in which event one-half shall go to the person suing and the other to the use of the United States.

(b) A person who has suffered a competitive injury as a result of a violation of this section may file a civil action in a district court of the United States for recovery of damages adequate to compensate for the injury.
(c) The marking of a product, in a manner described in subsection (a), with matter relating to a patent that covered that product but has expired is not a violation of this section.

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