拒絶理由への応答時に請求項の追加のみを行った場合は、次は「最初」の拒絶理由通知
2014.08.30
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拒絶理由への応答時に請求項の追加のみを行い、元々の請求項については補正を行っていない場合、
次の拒絶理由は、最初の拒絶理由通知になるのか、最後の拒絶理由通知になるのか、
自信がなかったので、審査基準室に聞いてみました。
【質問の内容】
拒絶理由通知を「最後」とすべきかどうかについての質問です。
請求項1~6がある場合に、全ての請求項について引用文献1~5が引用されて、進歩性欠如の拒絶理由通知が通知されました。
これに対して、請求項1~6については補正を行わずに意見書のみで反論した上で、請求項7~10を追加しました。
これに対して、新たな引用文献を追加して、請求項1~6について、引用文献1~6に基づいて進歩性欠如の拒絶理由通知が発行される場合、これは、「最後」の拒絶理由通知となるのでしょうか?
請求項7~10が追加されているものの、請求項1~6については、補正がなされていないので、審査基準の以下の具体例に準じて、「最初の拒絶理由通知」とされるべきものと理解していますが、この理解で正しいでしょうか?
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4.3.3.2 二回目以降であっても「最初の拒絶理由通知」とすべき場合
一回目の拒絶理由通知において示した拒絶理由が適切でなかったために、再度、適切な拒絶理由を通知しなおす場合
(具体例)
a. 一回目の拒絶理由通知に対して、全く補正がなされず、意見書のみが提出された場合に、再度拒絶理由を通知しなおす場合
【回答】
特許・実用新案審査基準第9部第2節4.3.3.2 二回目以降であっても「最初の拒絶理由通知」とすべき場合に基づいて検討することになります。
ご指摘の部分について、新たに引用文献6を追加した進歩性欠如の拒絶理由が「一回目の拒絶理由通知において示した拒絶理由が適切でなかった」ために通知するものであれば、「最初の拒絶理由通知」とすべきであったといえます。
特許・実用新案審査基準第9部第2節6.1に記載されているとおり、「意見書等における出願人の主張も勘案して、「最後の拒絶理由通知」とすることが適当であったかどうかを再検討する」ことになりますので、意見書等において、「最初の拒絶理由通知」とすべきであった旨、主張することが考えられます。
以上、よろしくお願いいたします。
審査基準室