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アメリカ 審査官からの電話・・・・・・明日までに応答せよ!?

2017.11.22

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昨日、アメリカの代理人からこんなメールが来ました。

「USPTO審査官から電話があって、○○○という点を補正したら、本願を特許査定にすると言われました。つきましては、この補正を受けいれるかについて、明日までに審査官に回答をしなければいけません。」

ちなみに、この審査官からの電話は「Examiner’s call 」とか「Examiner Phone Call」とかいうことが多いです。

・・・・・・って、回答期限、明日ですか!?!?

1日余裕があるように見えますが、時差があるので、日本では朝にメールを受け取った時点で、既に「本日中」になっているわけです。簡単な誤記くらいだったら「OK、補正して特許査定よろしく!」と即答できるのですが、中にはクレームの限縮にあたる補正提案も当然あるわけで、出願人様とよく相談してから回答したいケースがほとんど。

このようにアメリカの「審査官からの電話」の回答期限は、きわめて短いことが多いです。
法定期限ではないものの、特許査定をしようという心証を得ている審査官を待たせてしまうと、「じゃあ、やめた!」と言われる可能性もあり、できるだけ指定期限までに回答したいところ。

それにしても、短すぎない??

そんなこんなで、以前、同じようなケースでのアメリカ特許弁護士との雑談を思い出しました。

「あー、アメリカだと、出願人に連絡を取らないで、その場で代理人が補正を受け入れる決定をすることも多いからね。だって、僕たちは『代理人』だよ? 出願人の行為を代理するんだから、出願人の許可を取らなくたって、出願人の利益になる手続をするのは当然でしょ?」とのこと。

日本だと、代理人であっても「都度、出願人の許可を取ってから手続をする」という傾向が強いので、どうやら『代理人』という概念がちょっと違うように感じました。(日本企業からの出願依頼が少ないアメリカ代理人は、この感覚の違いが分からずに「こっちで補正を受け入れておいたから!」という連絡が来たりして、後からトラブルになることもあるようです。)

回答期限に間に合いそうにない場合は「出願人が在外者なので、連絡を取るのに時間がかかるから期限を延ばしてください」とお願いすると、数日なら引き延ばせることも多いようです。

また、審査官からの補正提案の論点が明確でない場合や、より慎重に検討したい場合は、「電話では判断ができないので、Office Action(拒絶理由通知)を発行してください。」として、書面を発行してもらう方法もあります。(費用と時間はかかってしまいますが。)

国による感覚の違いは、難しいですね。

by kh