実施例の後出しが認められた判決（日焼け止め剤組成物事件）に関連する偏光フィルム事件（平成 17年 (行ケ) 10042号 特許取消決定取消請求事件 ）は、色々な観点で重要な判決です。
特許庁には、それぞれが個性を持った審査官が１５００人ほどいて、審査官を選ぶことはできないので、審査官の性格を考慮した明細書を記載することは不可能です。そこで、審査官が従うべきだと推奨されている審査基準の内容に沿って弁理士は実務を行ないます。
審査基準は、毎年のように変更されますが、その変更が、法改正によるものと、法解釈の変更によるものがあります。法改正によるものの場合、改正法の施行日以降の出願にのみ適用されるので特に問題はありません。一方、法解釈の変更によるものの場合は、法律は変わっていないので、すでに出願済みの案件に対しても適用されます。
審査基準の変更は、基準をより緩くするもの（補正の基準など）と基準をより厳しくするものがあります。後者の例が、３６条６項１号のサポート要件（発明が詳細な説明に記載したものであること）です。従来は、特許庁は、サポート要件は形式的に運用していて、単に請求項１をコピペすればよいと考えていました。しかし、パラメータ特許の弊害（そのうち詳しく書きます）を解消するために、３６条６項１号のサポート要件を実体的に厳格に判断することにしました。こことそのQ＆Aが参考になります。
出願時の基準よればちゃんと書いていたものが、出願後の基準改正によって不適切になるというのは出願人としてはやってられません。当然裁判所でも、その旨を主張しますが、裁判所は、もともと、審査基準については気にもとめていないので、当然に、審査基準の変更のよる出願人の不利益についても考慮してくれません。
弁理士は、もしかしたら将来、審査基準が変更されるかもしれないってことを考慮して実務を行う必要があります。
( ) これに対し,原告は,本件出願時において,本件発明のようないわゆる 7パラメータ発明に関する特許出願については,明細書に実施例として根拠となるすべての実験データを記載することは要求されていなかったものであり,本件明細書が記載要件を具備しているか否かについては,本件出願の審査においては全く問題にならなかったのに,本件特許の出願後に定められた明細書の記載要件に関する特許・実用新案審査基準を遡及適用して,本件特許を本件明細書の記載不備のみを理由として取り消すことは極めて不合理であっって許されないというべきである旨主張する。
ア しかしながら,本件明細書の特許請求の範囲の記載が,特許法旧36条5項1号所定の明細書のサポート要件に適合しているか否かは,特許法の当該規定の趣旨に則って判断されるべきであり,その規定の趣旨からすれば,本件発明のようないわゆるパラメータ発明についての明細書のサポート要件に関しては,上記(4)アのとおり解釈すべきである。
イ特許・実用新案審査基準は,特許要件の審査に当たる審査官にとって基本的な考え方を示すものであり,出願人にとっては出願管理等の指標としても広く利用されているものではあるが,飽くまでも特許出願が特許法の規定する特許要件に適合しているか否かの特許庁の判断の公平性,合理性を担保するのに資する目的で作成された判断基準であって,行政手続法5条にいう「審査基準」として定められたものではなく(特許法195条の3により同条の規定は適用除外とされている。),法規範ではないから,本件特許の出願に適用される特許・実用新案審査基準に特許法の上記規定の解釈内容が具体的に基準として定められていたか否かは,上記(4)アの解釈を左右するものではない。また,平成15年10月改訂に係る特許・実用新案審査基準(甲11) では,明細書のサポート要件違反の類型の一つとして,「出願時の技術常識に照らしても,請求項に係る発明まで,発明の詳細な説明に開示された内容を拡張ないし一般化できるとはいえない場合」を掲げ,更にその例示として,「機能・特性等を数値限定することにより物・・・を特定しようとする発明において,請求項に記載された数値範囲全体にわたる十分な数の具体例が示されておらず,しかも,発明の詳細な説明の他所の記載をみても,また,出願時の技術常識に照らしても,当該具体例から請求項に記載された数値範囲全体にまで拡張ないし一般化できるとはいえない場合」を掲げており,この具体的基準が特許法旧36条5項1号の規定の趣旨に沿うものであることは,上記(5)アの判示に照らして明らかであって,そうである以上,これをその特定の基準が適用される特許出願より前に出願がされた特許に係る明細書に遡及適用したのと同様の結果になるとしても,違法の問題は生じないというべきである。
ウ この点に関し,原告は,平成15年10月改訂に係る特許・実用新案審査基準は,現行特許法36条6項1号及び同項2号の解釈・運用基準であって,遡及して適用されるとしても,その対応規定が存在する平成6年改正法による改正後の特許法が適用となる平成7年1月1日以降にされた特許出願に限られるというべきである,本件発明は,特許請求の範囲の請求項に係る発明が,発明の詳細な説明に記載された発明と実質的に対応しており,また,特許・実用新案審査基準の,「発明の詳細な説明には,請求項に係る発明をどのように実施するかを示す『発明の実施の形態』」のうち特許出願人が最良と思うものを少なくとも一つ記載することが必要である」との内容とも合致している旨主張するが,以上の説示に照らし,採用することができない。
