業務内容

侵害予防調査

SKIPの方針	侵害予防調査とは、別名FTO(Freedom to Operate)調査とも呼ばれ、自社の新製品を市場で販売した場合に起こりうる、他社の特許権を侵害してしまうリスクをあらかじめ回避するための調査です。 侵害予防調査では、その新製品を構成する全ての技術要素について、他社の特許権の存在を綿密に調査する必要があります。もっとも、その新製品を構成する部品や材料について、仕入れの際に特許保証をつけてもらっている場合には、その部品や材料については、侵害予防調査を省略する場合もあります。 SKIPは、特許事務所には珍しく「侵害予防調査が得意な事務所」です。通常の特許調査会社とは異なり、例えば、自社の新製品を市場で販売する前に相談すると、その相談に乗ってくれた弁理士または特許技術者が自ら、その新製品が侵害してしまう可能性がある他社の特許について、綿密な調査を行いますので、効率的かつ安価に特許調査を行うことができます。また、日本だけでなく、アメリカ、欧州各国、中国、韓国、台湾などの侵害予防調査をまとめて依頼いただくことも可能です。
ビジネス段階ごとの調査	クライアント企業が新製品を市場に出す直前に調査を開始した場合に、第三者に特許が先に取られており、今さら設計変更による侵害回避ができないなどの事情が判明したときには、ビジネスがストップしてしまい、新製品の発売計画を修正せざるを得なくなります。 そこで、新規事業を立ち上げる場合には、企画段階、開発段階、国内展開前、海外展開前など、ビジネス段階の要所要所でゲートを設定する社内体制を設けておくことが重要です。 例えば、試作の段階で調査して、抵触しそうな他社の特許が出てきた場合に、まずは設計変更による回避を試み、それが無理ならその特許を無効にするための無効資料調査をしたりするなどの対策をとることができます。そして、無効にもできないなら、やむを得ずにライセンスしてもらうこともありえます。そのような社内のゲートを越えないと、次の段階に進めないようにする体制を整えておきましょう。
海外での侵害予防調査	海外での特許侵害訴訟リスクは、日本国内でのビジネスと比較して桁違いに大きく、特許侵害訴訟に対応するための弁護士・弁理士費用も高額です。アジアなどの新興国でも弁護士・弁理士費用は高額であり、欧米並みの費用を要します。また、他社の権利を侵害することで、高額な損害賠償が請求されることに加え、企業としての信用、信頼を失墜する恐れもあります。 そのため、日本国内できちんと侵害予防調査をして、新製品を販売して、どこからも警告状が届かなかったからといって、海外進出の際に侵害予防調査を省略してしまうことは危険です。 そこで、進出先の海外で、自社の新製品が抵触する可能性のある特許権の有無を調査して確認しておく必要が出てきます。抵触しそうな特許権が発見された場合、まずは回避設計を検討しますが、どうしても回避設計が難しい場合には、その邪魔な特許権の有効性を確認し、無効にできる資料を確保しておきます。そして、その邪魔な特許権を無効にすることもできない場合には、やむなく、特許権者から実施許諾のライセンスを得ることも考えられます。
検索の品質、効率、客観性	品質の高い侵害予防調査には、客観性、正確性、一貫性の組み合わせが必要です。最も効果的な侵害予防調査を行うために、プロのサーチャーは、正確さと深さを重視すべきです。つまり、正確で包括的な検索結果を得るために、すべての関連する検索ソースを網羅することを確実にすることです。これらのサーチの目的は、潜在的な邪魔な特許をすべて発見し、これらの特許が新製品の販売に与える影響を評価することです。検索結果を最大化するためには、ブール演算子やその他の検索演算子を含む検索ツールの効果的な利用が不可欠です。
推奨データベースとツール	侵害予防調査のために利用できるデータベースやツールは様々なものがあります。最も一般的に使用されているデータベースは、日本、米国、欧州、中国、韓国、台湾、WIPOなどのデータベースであり、侵害予防調査の主要な情報源となっています。しかし、プロのサーチャーは、Google Patentsなど、他の様々な民間データベースもよく使います。そして、CAS STNextやPubchemなどの化学データベースやDDBJやEMBLやGenBankやKEGGなどのゲノムデータベースや、FDA（オレンジブックとパープルブックが有名ですね）、EMA、PMDAなどの医薬データベースも、より高度な検索に活用することができます。
専門的なアプローチ	侵害予防調査を行う場合、専門的なアプローチを維持することが重要です。つまり、闇雲に調査を行うのではなく、特許調査の依頼者から示された要求に沿って、きんとしたサーチ戦略を立てて調査を行うよう、注意を払う必要があります。 侵害予防調査を行う場合、クライアント企業が発売する新製品と技術的に近い文献を探す必要があります。このため検索項目として技術用語と特許分類（IPC、Fターム、FIなど）とを組み合わせて使用するのが一般的です。キーワード検索だけではノイズ（技術的に全く無関係な特許）が多く、良い結果が得られにくいためです。 キーワードの選択は、クライアント企業が発売する新製品の技術内容を把握し、その特徴を表す技術用語を抽出する必要があります。その際、その用語が上位概念または下位概念で表現される可能性も考慮する必要があります。特許侵害の可能性の有無の検討は独立請求項を中心に行うものであり、独立請求項を侵害してない場合には、従属請求項も侵害していないと考えて大丈夫です。 さらに、調査の正確さと完全性を確認し、関連する特許の見落としがないようにダブルチェックを行う必要があります。専門的な調査には、利用可能なデータベースやツールをフルに活用し、より正確に特許の侵害の可能性の有無を評価するために、独立請求項だけでは判断がつかない場合には、明細書や図面を読み込むことが必要です。さらに、各国の特許制度、日本語・英語・韓国語・中国語などの語学力、クライアント企業が発売する新製品に関する技術知識はすべて、専門的な侵害予防調査を行うために必要です。
SKIPでの侵害予防調査	SKIPは、独自のアプローチで侵害予防調査を実施します。SKIPでは、他の特許事務所とは異なり、外部の特許調査会社を使いません。SKIPでは、弁理士や特許技術者が自ら特許データベースや化学データベースやゲノムデータベースなどを使って実際の調査を行い、クライアント企業の新製品を市場で販売した場合に起こりうる、他社の特許権を侵害してしまうリスクを洗い出します。 また、SKIPでは、弁理士や特許技術者が、世界各国の特許データベースを日本語、英語、中国語、韓国語で検索して、クライアント企業の新製品を市場で販売した場合に起こりうる、他社の特許権を侵害してしまうリスクを洗い出します。そのため、SKIPでは、他の特許事務所に比べて、よりスピーディーに、よりコストパフォーマンスが高く、より精度の高い侵害予防調査が可能になります。