경쟁사의 일본 특허출원에 대하여 “이 발명은 이미 알려져 있는 것이 아닌가”라고 생각될 때, 그 정보를 심사관에게 전달하는 수단이 정보제공 제도(일본 특허법 시행규칙 제13조의2)입니다. 한국 특허법 제63조의2의 정보제공 제도에 상당하는 제도로, 누구나 익명으로, 일본 특허청(JPO)에 관납료를 납부하지 않고 이용할 수 있습니다.
다만, 정보는 특허결정(한국의 특허결정에 해당하는 절차) 전에, 심사관이 고려할 수 있는 시점에 제출해야 합니다.
이 글에서는 제출 시기, 제출할 수 있는 자, 익명성, 대상이 되는 거절이유, 비용에 대하여 요점을 정리합니다.
- 누구나 제출 가능. 익명으로도 제출 가능
- 일본 특허청 관납료는 무료
- 특허결정 전에, 심사관이 고려할 수 있는 시점에 제출해야 함. 심사관에 대한 연락(심사 착수 시기 문의, 심사 대기 요청 등)은 불가
- 특허결정 후에는 특허이의신청·무효심판을 검토
- 대상은 신규성·진보성·기재요건 등. 단일성·모인출원 등은 대상 외
1. 정보제공 제도의 개요
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 제출할 수 있는 자 | 누구나(익명 가능) |
| 제출 시기 | 일본 특허청에 계류 중이면 심사청구 여부와 관계없이 제출 가능. 횟수 제한 없음. 다만, 심사관이 해당 통지를 작성하기 전에 고려할 수 있도록 일찍 제출해야 함. 특허결정 후에 제출된 정보는 심사에서 고려되지 않음 |
| 대상 | 신규성·진보성·기재요건 등 소정의 거절이유에 관한 정보 |
| 비용 | 일본 특허청 관납료 무료 |
| 출원인에 대한 통지 | 있음(익명으로 제출한 경우 제출자는 특정되지 않음) |
표 1: 정보제공 제도의 개요
참고: JPO “Submission of Observations from Third Parties”(영어) / 일본 특허청「情報提供制度」(일본어)
2. 언제 제출할 수 있는가
특허결정 전, 가능하면 최초 거절이유통지 전에 제출
특허출원 후 그 출원이 일본 특허청에 계속되어 있는 동안에는 심사청구 여부와 관계없이 정보제공을 할 수 있습니다. 횟수 제한도 없습니다. 다만, 출원공개 전에는 제3자가 출원의 존재나 내용을 확인할 수 없으므로, 실제로는 출원공개 후에 제출하게 됩니다.
다만, 제출할 수 있다는 것과 그 정보가 심사에서 고려된다는 것은 별개입니다. 특허결정 후에 제출된 정보는 심사에서 고려되지 않습니다. 최초 거절이유통지(한국의 의견제출통지에 해당) 후나 출원인의 응답 후에도 제출은 가능하지만, 고려될 가능성을 높이려면 심사청구 후, 심사관이 최초 거절이유통지를 작성하기 충분히 전에 제출하는 것이 이상적입니다.
정보제공자는 심사의 당사자가 아니므로 심사관에게 연락할 수 없습니다. 심사관에게 심사 착수 시기를 문의하거나, 정보제공을 위해 심사를 기다려 달라고 요청할 수도 없으므로, 조기 제출이 중요합니다.
특허결정 후에는 특허이의신청·무효심판을 검토
특허결정 후에 권리의 유효성을 다투는 경우에는 특허이의신청(한국의 특허취소신청과 유사한 제도) 또는 특허무효심판을 검토합니다.
| 특허이의신청 | 무효심판 | |
|---|---|---|
| 신청할 수 있는 자 | 누구나 | 이해관계인만 |
| 시기 | 특허게재공보 발행일로부터 6개월 이내 | 설정등록 후 언제든지 |
| 익명 신청 | 불가 | 불가 |
표 2: 특허이의신청과 무효심판의 비교
그림 1: 정보제공·특허이의신청·무효심판의 시기
3. 누가 제출할 수 있는가
정보제공은 누구나 할 수 있습니다. 출원인의 경쟁사에 한정되지 않고 개인이나 단체도 제출할 수 있습니다.
다만, 일본 국내에 주소·거소가 없는 자(재외자)는 일본 국내의 대리인(특허관리인)을 통하여 절차를 밟습니다. 대리인을 통한 경우에도 익명으로 제출할 수 있습니다.
4. 익명으로 제출할 수 있는가
간행물 등 제출서(刊行物等提出書)의 제출자 성명·주소란에 “省略(생략)”이라고 기재하면 익명으로 제출할 수 있습니다. 온라인 제출의 경우에도 식별번호 등 송신자를 특정할 수 있는 정보는 열람이나 J-PlatPat(일본 특허정보 플랫폼)에 표시되지 않으며, 출원인 등의 제출자에 관한 문의에도 일본 특허청은 응하지 않습니다.
다만, 정보제공이 있었다는 사실 자체는 출원인에게 통지되며, J-PlatPat의 경과정보에도 표시됩니다. 제출자가 누구인지는 전달되지 않지만, 출원을 주시하는 제3자가 있다는 사실은 출원인에게 전달됩니다.
또한 익명으로 할 수 있는 것은 제출자의 정보에 한정됩니다. 간행물 등 제출서와 제출한 자료의 내용은 공개되며, 열람청구를 하면 제3자를 포함하여 누구나 볼 수 있습니다. 제3자가 보는 것을 원하지 않는 정보는 포함하지 않거나 가리는 등의 조치가 필요합니다. 아울러 제출자를 특정할 수 있는 정보(첨부 파일의 속성에 남아 있는 작성자 정보 등 포함)도 삭제해 두어야 합니다.
5. 대상이 되는 거절이유
정보제공을 할 수 있는 것은 다음 거절이유에 관한 정보에 한정됩니다(일본 특허법 시행규칙 제13조의2 제1항 각호).
| 조문(일본 특허법) | 내용 |
|---|---|
| 제17조의2 제3항 | 신규사항 추가(번역문 신규사항 제외) |
| 제29조 제1항 각 호 외의 부분 | 발명 해당성·산업상 이용가능성 |
| 제29조 제1항 | 신규성 |
| 제29조 제2항 | 진보성 |
| 제29조의2 | 확대된 선원 |
| 제39조 제1항~제4항 | 선원(중복특허 포함) |
| 제36조 제4항 제1호 | 실시가능요건·위임성령요건(경제산업성령으로 정하는 요건) |
| 제36조 제4항 제2호 | 선행기술문헌정보 개시요건 |
| 제36조 제6항 제1호~제3호 | 서포트요건(한국의 뒷받침 요건에 해당)·명확성요건·간결성요건 |
| 제36조의2 제2항(제49조 제6호) | 원문 신규사항(외국어서면출원·외국어특허출원 등) |
표 3: 정보제공의 대상이 되는 거절이유
한편, 발명의 단일성(제37조), 공동출원 요건 위반(제38조), 모인출원(제49조 제7호, 특허를 받을 수 있는 권리를 가지지 않은 자의 출원) 등은 대상 외입니다.
또한 외국어서면출원이나 외국어특허출원 등(외국어로 된 PCT 출원의 일본 국내단계 진입 등)에서는 번역문 신규사항은 대상 외입니다. 번역문 신규사항이란 보정이 번역문에 기재된 사항의 범위를 넘는 경우의 거절이유입니다.
이에 대하여 원문 신규사항은 대상입니다. 원문 신규사항이란 명세서 등(번역문)에 기재된 사항이 원문에 기재된 사항의 범위를 넘는 경우의 거절이유입니다. 오역으로 인해 원문에 없는 내용이 포함된 경우 등은 정보제공으로 지적할 수 있습니다.
6. 비용
정보제공에는 일본 특허청 관납료가 들지 않습니다.
7. 자주 묻는 질문(FAQ)
면책사항: 본 기사의 내용은 작성 시점의 법령 및 일본 특허청의 운용에 기초하고 있습니다. 정확한 정보 제공을 위해 최선을 다하고 있으나, 본 기사는 법적 조언에 해당하지 않으며, 내용의 완전성 및 정확성을 보증하지 않습니다. 개별 사안에 대해서는 자격을 갖춘 변리사 또는 지식재산 전문가에게 상담하시기 바랍니다.
